Kartellblog.

Am 24. November 2009 hat die Kommission ihre Untersuchung eines möglichen Missbrauchs von Marktmacht durch Qualcomm eingestellt (COMP/39.247). Heute hat sie das Verfahren gegen Rambus mit einer Verpflichtungszusage durch Rambus beendet (COMP/38.636).

Aus der Pressemitteilung der Kommission:

Um den Bedenken der Kommission Rechnung zu tragen, hat sich Rambus auf fünf Jahre zu weltweit geltenden Obergrenzen bei Lizenzgebühren für Produkte nach den JEDEC-Normen verpflichtet. Zu dem Zusagenpaket von Rambus gehört auch das Angebot, keine Lizenzgebühren für SDR- und DDR-Chipnormen zu erheben, die zu Zeiten der JEDEC-Mitgliedschaft von Rambus angenommen wurden. Zudem soll für spätere Generationen der DRAM-Normen von JEDEC (DDR2 und DDR3) eine Lizenzgebühr von höchstens 1,5 % gelten, also weit weniger als die 3,5 %, die Rambus für Chips nach der DDR-Norm erhebt.

Beide Verfahren bezogen sich auf die Höhe von Lizenzgebühren im Zusamnenhang mit “standard setting”. Ein Thema, zwei Antworten – misst die Kommission mit zweierlei Maß?

1.

Wohl nicht – aber zunächst ein Blick auf den Kontext der beiden Verfahren: industrielle technische Normen. Standards sind erforderlich, um das reibungslose Zusammenspiel von und in technischen Systemen sicherzustellen. Jeder kennt sie: Im einfachsten Fall als Normierung von Gewicht oder Größe (“DIN A 4″). Sie können sich beziehen auf Dateiformate (“MPEG”), Schnittstellen (“USB”), technische Protokolle (“UMTS”) und vieles mehr. Hierbei gehen die technischen Lösungen, die Standards zugrunde liegen, typischerweise auf die Erfindungsleistung mehrerer Unternehmen zurück. Beispielsweise umfasst der MPEG-2-Standard über 800 wesentliche Patente von rund zwei Dutzend Unternehmen. Was aber, wenn die Nutzung eines Standards zwangsläufig ein Patent verletzt, weil die geschützte Technologie im Standard abgebildet ist?

Standardisierungsorganisationen (“SSO”) – im Bereich der Telekommunikation etwa ETSI, ITU, ANSI, JEDEC, TIA und IEEE – bemühen sich in der einen oder anderen Weise, das Problem in den Griff zu bekommen, sowohl in Bezug auf das Verfahren der Standardisierung, als auch für die nachfolgende Auslizenzierung der von einem Standard umfassten IP. Wegen der komplexen Gemengelage rechtlicher, technischer und wirtschaftlicher Interessen kann es insoweit aber weder einfache noch allseits akzeptable, vor allem aber keine eindeutigen Lösungen geben.

An dieser Stelle kommt das Kartellrecht ins Spiel. Insbesondere kann das Verbot des Missbrauchs von Marktmacht (Artikel 102 AEUV) die Patentstrategie eines Unternehmens Restriktionen unterwerfen, wenn ihm seine Patentposition Marktmacht (“Marktbeherrschung”) verleiht. Solche Maßgaben können sich beziehen auf

• das Verhalten im Rahmen von Standardisierungsverfahren (müssen Patente offen gelegt werden? welche? wann? auch die wahrscheinlichen Gebühren?) und
• die Ausgestaltung von Lizenzverträgen nach erfolgter Normierung (z.B. als Verpflichtung zu “angemessenen” und “diskriminierungsfreien” Bedingungen / (F)RAND).

2.

Die den Verfahren Qualcomm und Rambus zugrunde liegenden Sachverhalte unterscheiden sich. Qualcomm hatte sich für die Auslizenzierung bestimmter Patente, die unter dem WCDMA-Standard (UMTS) wesentlich sind, einer FRAND-Verpflichtung unterworfen. Die Europäische Kommission hat über viele Jahre untersucht, ob die Lizenzgebühren Qualcomms diesem Standard entsprechen. Das Verfahren wurde ergebnislos abgebrochen (“eingestellt”).

Rambus befasst sich mit (S)DRAM ((Synchronous) Dynamic Random Access Memory)-Chips. Für solche Arbeitsspeicher gibt es industrielle technische Normen. Rambus hat sich im Rahmen der Standardisierungsorganisation JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) an der Erarbeitung der Standards beteiligt. Rambus ist Inhaber verschiedener Patente, die Technologie beinhalten, die von den JEDEC-Normen erfasst wird, und machte Ansprüche aus diesen Patenten geltend.

Der kartellrechtliche Vorwurf der EU lautete, Rambus habe einerseits bei der Mitarbeit in JEDEC nicht offen gelegt, dass der Schutzbereich seiner Patente die sodann normierte Technologie bereits umfasste bzw. dass Rambus den Schutzbereich seiner Patente während des Normierungsverfahrens dementsprechend geändert habe (sog. U-Boote). Rambus habe andererseits Gebühren eingefordert, die angesichts dieses Vorverhaltens der besonderen Verantwortung des Marktbeherrschers nicht gerecht würden.

Jeder Hersteller, der den JEDEC-Normen entsprechende Chips oder -Chipsätze herstellen möchte, muss eine Lizenz von Rambus erwerben oder gerichtlich gegen die von Rambus geltend gemachten Patentrechte vorgehen. Rambus habe daher “vorsätzlich betrügerisch” einen Hinterhalt (“ambush”) gelegt. Das Einfordern signifikanter Lizenzgebühren – auf Grundlage eines “patent ambush” – sei missbräuchlich.

Die Europäische Union knüpft also nicht bei der Verschleierungstaktik als solcher, sondern bei der Gebührengestaltung an (Artikel 102 a) AEUV: Erzwingung unangemessener Preise). Die Pressemitteilung der Kommission vom 12. Juni 2009:

Vor diesem Hintergrund kam die Kommission in der Mitteilung der Beschwerdepunkte zu der vorläufigen Feststellung, dass Rambus seine marktbeherrschende Stellung ausgenutzt habe, indem es von den Herstellern, die den JEDEC-Normen entsprechende DRAM-Chips produzieren, für die Nutzung seiner Patente unangemessen hohe Lizenzgebühren erhob, die es ansonsten nicht hätte verlangen können.

3.

Die Kommission hat die Verpflichtungsangebote von Rambus gem. Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 für rechtsverbindlich erklärt; die Entscheidung ist noch nicht veröffentlicht. Lizenzgebühren werden gekappt bzw. keine Lizenzen erhoben.

Darauf wollte im Prinzip auch die U.S. Federal Trade Commission in ihrem “Parallel”verfahren hinaus. Der Court of Appeals, D.C. Circuit entschied im Jahr 2008 aber gegen die Behörde (522 F.3d 456 (D.C. Cir. 2008), cert. denied, No. 08-694, 2009 WL 425102, 22. April 2008). Der Supreme Court nahm die Revision der FTC nicht zur Entscheidung an. Die FTC, so der D.C. Cir., habe weder nachgewiesen, dass der “patent ambush” kausal dafür war, dass die Technologie von Rambus zum Gegenstand der fraglichen Industrienorm wurde, noch habe sie die Kausalität des “ambush” für etwaige Wettbewerbsnachteile dargelegt:

Thus, if JEDEC, in the world that would have existed but for Rambus’s deception, would have standardized the very same technologies, Rambus’s alleged deception cannot be said to have had an effect on competition in violation of the antitrust laws; JEDEC’s loss of an opportunity to seek favorable licensing terms is not as such an antitrust harm.

Qualcomm betraf FRAND-Bedingungen, d.h. den (nachgelagerten) Wettbewerb um die Lizenz. Rambus betraf die Aufnahme in den Standard (d.h. den vorgelagerten Wettbewerb um die Normierung). Jedoch war der gegen Qualcomm in den USA erhobene Vorwurf im Kern, dass Qualcomm – man ist versucht, zu sagen: “ramboid”– die Aufnahme in den fraglichen Standard durch ein zweifelhaftes FRAND-Committment erschlichen habe. So gesehen, sind die Sachverhalte nicht unähnlich. Bemerkenswert ist vor diesem Hintergund ferner, dass der Third Cir. im Verfahren Qualcomm weniger strenge Anforderungen an die Kausalität gestellt hat als der D.C. Cir. im Verfahren Rambus.

Hinter derartige Details muss man in Europa weiterhin ein Fragezeichen machen. In einer Entscheidung nach Artikel 9 wird nur festgestellt, dass es keinen Anlass für ein weiteres Tätigwerden der Kommission gibt. Ob ein Verstoß gegen die Wettbewerbsvorschriften vorlag bzw. vorliegt, ist nicht Gegenstand einer solchen Entscheidung. Da das Verfahrensergebnis “konsensual” ist, wird es auch keine gerichtliche Feststellung dazu geben, wie robust die Ermittlungsergebnisse der Kommission wirklich sind.

Ich knoble zur Zeit an einem Problem an der Schnittstelle IP/Kartellrecht und bin dabei auf eine interessante Umschreibung der unterschiedlichen Herangehensweise in der Europäischen Union und den USA in Bezug auf “patent ambush” bzw. “patent holdup” (sog. U-Boote) gestoßen:

As for Article 82 [= Artikel 102 AEUV], one must recall that unlike U.S. law, liability arises only for abuse of dominance, not anticompetitive creation thereof. Showing abuse may be problematic in a patent ambush context. The EC, moreover, has no equivalent to the Federal Trade Commission Act, which was the statutory basis for liability in Dell. To demonstrate this point: where a non-dominant SSO [= "standard setting organisation"] member intentionally conceals a patent that reads on the ultimate standard, and thereby becomes dominant as a result, is difficult to say liability arises under Article 82. Similarly, the subsequent assertion of IP rights against other members of the SSO may not constitute abuse of dominance, since the patent itself was properly granted in the first place. The only apparent area for Article 82 liability might arise if the IP holder applies unfair license terms, engages in excessive pricing or refuses to license in order to monopolize a downstream market.

Das ist in der Vereinfachung wahrscheinlich nicht ganz richtig, bringt das Problem aber treffend auf den Punkt. Anders als in der EU steht in den USA – hinsichtlich der Aufnahme in einen Standard – das Erschleichen von Marktmacht (“monopolisation”) durch Verschleierungsstrategien bzw. – hinsichtlich der Auslizenzierung im Standard abgebildeter IP – die Verdrängungsstrategie (i.e. die Verstärkung von Marktmacht) im Vordergrund, jedenfalls im Rahmen von Section 2 Sherman Act.

Das obige Statement stammt von Magdalena Brenning, damals DG COMP/C-3, am 3. Juli 2002 bei dem “International Roundtable on Antitrust & Intellectual Property in Standard Setting” der ABA Antitrust Section.

Wettbewerbskommissarin Neelie Kroes hat in einer Rede zu der Frage Stellung genommen, wann die Bildung und Durchsetzung von Industriestandards (“standard setting”) aus Sicht der Europäischen Kommission gegen EG-Kartellrecht verstößt.

Sie hat in diesem Zusammenhang auch angekündigt, dass die derzeit in Überarbeitung befindlichen EG-Richtlinien zur kartellrechtlichen Zulässigkeit horizontaler Unternehmenskooperation hierzu einen (neuen) Abschnitt enthalten werden.

Frau Kroes zur grundsätzlichen Bewertung von Industriestandards:

In essence, standards are good because they create the level playing field on which all can compete. More than that, good standard-setting helps consumers, boosts competitiveness and can spur market growth. Remember, for example, the wide-spread benefits of some of the most common standards in everyday use I am thinking of the GSM standard for mobile phone, Internet protocols, the magnetic stripe on various ID and banking cards, MPEG for videos and podcasts.

Zur Standardisierung im Wege von Patent-Pools:

… I see an important pro-competitive rationale to having standards bodies require the disclosure of patents and, where relevant, patent applications, in the early stages of standard-setting. Ex ante disclosure helps those involved make a properly informed decision, and competition law should not stand in the way.

This will almost always entail ex ante disclosure of the existence of essential patents. But it could also entail unilateral ex ante disclosure of maximum royalty rates and the most restrictive licensing terms that would apply should a company’s technology be made the standard …

At the same time, I recognise that those who innovate deserve to be rewarded accordingly, and that incentives to innovate are therefore important. I do not think ex ante price disclosure rules would reduce incentives to innovate. If you have a unique, pioneering, and innovative technology for which no alternative exists, then the market will value it accordingly.

Another issue we will seek to address in appropriate cases is that of ‘hold-up’ situations where IPR holders do not live up to ex ante commitments to fair, reasonable and non discriminatory (FRAND) licensing terms they have clearly agreed to for a given standard and in accordance with the rules of the standard setting organisation.

In my view, there are a number of ways to assess whether there has been an excessive pricing abuse under Article 82 EC and the methodologies used will depend on the factual matrix. One method is to compare the (ex-ante) market value of the relevant IPR with the ex post royalty rate, if the evidence clearly permits such a comparison. If the ex post royalty is significantly and unjustifiably higher than the ex ante price, then we may have an excessive pricing case. In practice, such assessments may be much more complex than this brief description of the issues implies, and any antitrust enforcer has to be careful about overturning commercial agreements without a clear and coherent evidence base.

But if standards are set in an open and transparent manner, industry can concentrate on delivering products which comply with these standards and which bring benefits to consumers, rather than devoting their energies to litigating in front of courts and competition authorities. Whilst it is for industry to choose what type of scheme is best suited to its needs, the Commission is ready to give inputs to ensure that standard setting is efficient and in line with the law.

Und schließlich zum Kartellverfahren IACS.

Dort ging es um den Internationalen Verband der Klassifikationsgesellschaften (“International Association of Classification Societies”). Klassifikationsgesellschaften entwickeln, überprüfen und bescheinigen die Einhaltung der in ihren Klassifikationsregeln und -verfahren niedergelegten technischen Anforderungen in Bezug auf Typ, Bau, Ausrüstung, Wartung und Überwachung von Schiffen. Die EG-Kommission hat am 14. Oktober 2009 eine Reihe von Verpflichtungszusagen der IACS für verbindlich erklärt (Quelle: Kommission).

Frau Kroes:

… IACS members set down their technical requirements in a series of documents for use by members. But due to the size of its ten members, IACS is able to set de facto industry standards for classification. In other words – while these documents may be intended for members, they become the minimum requirements which all Classification Societies need to know – and be capable of applying. Effective competition is likely to be absent when this information is not available.

We were concerned that competition was being locked-out because of an IACS policy to prevent non-IACS Classification Societies from participation in the creation of these standards. Non-members were unable to join IACS’ technical working groups, or even access the technical background documents relating to these standards.

The question then becomes – how can one apply these standards if it is difficult or impossible to access them and to understand their origins.

To address these concerns, IACS proposed a series of commitments that bind it to deliver access to the standards on FRAND terms. This includes:

1. Full access to IACS standards and background documents, and
2. The possibility for non-member to participate in IACS working groups.
3. IACS has also volunteered to offer its technical documents royalty-free and without licence.

There is an important element of IACS’ work we did not intervene in, however. We have acknowledged the special technical competence of IACS and their right to set high minimum standards … So in other words – as long as a classification society can meet the objective technical competence conditions for admission to IACS, it will now have the possibility to co-decide future de facto industry standards. This is good for the industry in my view, and shows that an open process for standard-setting is widely applicable as best practice.

Am 6. Mai 2009 hat der Kartellsenat des BGH im Verfahren „Orange-Book-Standard“ über einen Zwangslizenzeinwand im Patentprozess entschieden (KZR 39/06). Mittlerweile liegt der Text des Urteils vor. Er ist auf der Website des BGH abrufbar.

Seit BGHZ 160, 67 – Standard-Spundfass steht im Grundsatz fest, dass einem Schadensersatzanspruch des Patentinhabers ein Anspruch auf Lizenzerteilung einredehalber entgegengehalten werden kann. In Orange-Book-Standard hat der BGH entschieden, dass ein kartellrechtlicher Anspruch auf Lizenzerteilung (§ 33 Abs. 1 GWB i.V.m. Art. 82 EG bzw. §§ 19, 20 GWB) auch dem Unterlassungsanspruch aus § 139 Abs. 1 PatG entgegengehalten werden kann. 

Der Kartellsenat nimmt auf Grundlage von § 242 BGB an, dass der Patentinhaber den Hersteller nicht auf Unterlassung in Anspruch nehmen kann, wenn er mit dem Unterlassungsbegehren etwas einfordert, was er sogleich (d.h. im Wege der Lizenzerteilung) wieder zurückzugewähren hätte. Dolo petit, qui petit quod statim redditurus est.

1.

Zwei Passagen des Urteils verdienen besondere Beachtung. Tz 33:

“Das annahmefähige unbedingte Vertragsangebot reicht jedoch nicht aus, um den ‘Zwangslizenzeinwand’ gegenüber dem Unterlassungsbegehren des Patentinhabers durchgreifen zu lassen. Die Einräumung einer jeden Lizenz wirkt grundsätzlich nur in die Zukunft… Erst wenn ihm die Lizenz erteilt ist, ist der Lizenznehmer berechtigt, den Gegenstand des Lizenzvertrages zu benutzen; zugleich entsteht mit jedem Benutzungstatbestand (sofern und soweit keine benutzungsunabhängige Gegenleistung vereinbart ist) der Anspruch des Lizenzgebers auf die vertragliche Gegenleistung, typischerweise – wie auch im Streitfall – in Gestalt einer Stück- oder umsatzbezogenen Lizenzgebühr.

Der Lizenzsucher, der im Vorgriff auf die ihm zu erteilende Lizenz die Benutzung des Klagepatents aufnimmt, darf nicht nur seinen vertraglichen Rechten, sondern muss auch seinen vertraglichen Pflichten “vorgreifen”.

Er kann dem Unterlassungsbegehren nur dann den dolo-petit-Einwand entgegenhalten, wenn er dem Patentinhaber nicht nur ein Angebot gemacht hat, das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, sondern sich auch so verhält, als ob der Patentinhaber sein Angebot bereits angenommen hätte. In diesem Fall wäre er nicht nur berechtigt, den Gegenstand des Patents zu benutzen, sondern insbesondere auch verpflichtet, über die Benutzung regelmäßig abzurechnen und an den Patentinhaber die sich aus der Abrechnung ergebenden Lizenzgebühren zu zahlen. Auf der anderen Seite handelt der Patentinhaber weder missbräuchlich noch treuwidrig, wenn er Ansprüche aus dem Patent gegenüber demjenigen geltend macht, der zwar die Benutzungsbefugnis eines Lizenznehmers für sich in Anspruch nimmt, aber die Gegenleistung nicht erbringt, die der Lizenznehmer nach einem nicht diskriminierenden oder behindernden Lizenzvertrag zu erbringen verpflichtet wäre.“

Tz. 39:

„Wenn der Lizenzsucher die Lizenzgebührenforderung des Patentinhabers für missbräuchlich überhöht hält oder der Patentinhaber es ablehnt, die Lizenzgebühr zu beziffern, etwa weil er sich für berechtigt hält, die Lizenzierung des Klagepatents in jedem Fall zu verweigern, ist dem Lizenzsucher allerdings das Recht zuzubilligen, das Angebot zum Abschluss eines Lizenzvertrages hinsichtlich des Entgelts nicht auf die Vereinbarung eines bestimmten Lizenzgebührensatzes, sondern auf eine vom Patentinhaber nach billigem Ermessen zu bestimmende Lizenzgebühr zu richten.

Andernfalls könnte die Hinterlegung eines höheren als des vom Lizenzsucher selbst für angemessen gehaltenen Betrages seine Verurteilung nicht hindern, wenn sie nicht von einem Lizenzangebot in gleicher Höhe begleitet wäre.

Ein “sicherheitshalber” erhöhtes Angebot würde dem Patentinhaber indessen die Möglichkeit verschaffen, sich durch Annahme dieses Angebots gegebenenfalls auch eine überhöhte Lizenzgebühr zu sichern. Dies wäre nicht nur unbillig, sondern belastete den Patentverletzungsprozess auch in einem vermeidbaren Umfang mit der Aufgabe, die genaue Höhe einer nicht behindernden oder diskriminierenden Lizenzgebühr festzustellen. Denn der Lizenzsucher wird eher bereit sein, eine höhere, über dem aus seiner Sicht kartellrechtlich angemessenen Betrag liegende Summe zu hinterlegen, wenn ihm der – grundsätzlich weiterhin zu seiner Darlegungs- und Beweislast stehende – Einwand nicht abgeschnitten ist, eine Bestimmung der Lizenzgebühr durch den Patentinhaber in dieser Höhe sei unbillig. Der Patentinhaber bleibt auf der anderen Seite bei der Bestimmung der Lizenzgebühr vollständig frei; seine Bestimmung ist nur dann unbillig, wenn sie sich nicht an die ihm kartellrechtlich ohnehin gesetzten Schranken hält und den Lizenznehmer unbillig behindert oder gegenüber anderen Lizenznehmern diskriminiert.“

2.

Das Urteil betraf ein Patent von Philips zur Verbesserung des Auslesens der Daten einer (wieder-)beschreibbaren CD. Die technischen Spezifikationen, die einzuhalten sind, damit eine beschreibbare CD von einem CD-Player beschrieben und gelesen werden kann, legt der sog. “Orange Book Standard” fest. Im “Orange Book” haben Sony und Philips im Jahr 1990 die Beschreibungstechniken für magneto-optische Medien und CDs für kleine Auflagen definiert.

Bei der Gestaltung eigener Produkte wird im Markt das Regelwerk von Philips wie eine Norm betrachtet. Will ein Unternehmen beschreibbare CDs herstellen und vertreiben, muss es diesen Standard erfüllen und eine Lizenz erwerben. In diesem Sinn war das Klagepatent ein Grundlagenpatent. Schutzrechte, die wegen der normähnlichen Rahmenbedingungen einlizensiert werden müssen, um eigene Produkte überhaupt herstellen und vertreiben zu können, stellen einen eigenen Markt dar. Diesen Markt beherrscht Philips.

Laut BGH ist die Lizenzgebühr zu hinterlegen: Zahlung an die Hinterlegungsstelle am zuständigen Amtsgericht am Wohnsitz des Schuldners. Besteht Dissens über die Höhe der Lizenzgebühr oder nimmt der Patentinhaber nicht zu ihrer Höhe Stellung, kann der Lizenzsucher das Angebot auf eine vom Patentinhaber nach billigem Ermessen zu bestimmende Lizenzgebühr richten. Jedoch ist auch in diesem Fall die Hinterlegung einer bestimmten Summe erforderlich.

Eine Reihe von Fragen ist weiterhin offen, zum Beispiel:

• Hier stand ein Patent in Frage, dass außerhalb eines Industriestandards vergeben wurde. Was gilt für die Lizenzvergabe durch Standardisierungsgremien?
• Gelten die Grundsätze des Urteils auch dann, wenn der Patentinhaber seine Technologie nicht auslizensiert, sondern nur zur Herstellung eigener Produkte verwendet?
• Wie ist zu verfahren, wenn nach dem Angebot des Lizenzsuchers (das unbedingt ausgesprochen werden muss) festgestellt wird, dass er das Patent nicht verletzt hat? Besteht eine gesetzliche oder vertragliche Kündigungsmöglichkeit?
• Wann muss der Lizenzsucher sein Angebot aussprechen? Bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung?
• Welche Bedingungen muss das Lizenzangebot enthalten? Klar ist nur, dass der Patentinhaber das Angebot nicht ablehnen kann, wenn das Angebot mit FRAND-Bedingungen ausgesprochen wird, dass er es aber ohne weiteres ablehnen kann, wenn das Angebot bedingt ist.

1st post: 5. Mai 2009.

• A nutzt ein Patent von B.
• B verklagt A wegen Patentverletzung.  
• A verteidigt sich mit dem Einwand, B habe das Patent unter Verstoß gegen Kartellrecht (Art. 82 EG, §§ 19, 20 GWB) nicht lizenziert. Außerdem sei die von B geforderte Lizenzgebühr zu hoch gewesen.  

Einwand zulässig? Nach einem Urteil des BGH vom 6. Mai 2009 – ja:

Philips ist Inhaberin eines für die Herstellung von einfach und mehrfach beschreibbaren optischen Datenträgern (CDR und CDRW) wichtigen Patents. Es handelt sich um ein Grundlagenpatent, das jeder Hersteller handelsüblicher CDR oder CDRW zwangsläufig benutzen muss und das Philips daher eine marktbeherrschende Stellung verschafft.

Philips hat zahlreichen Unternehmen eine Lizenz an dem Patent auf der Basis eines Standard-Lizenzvertrags erteilt. Die Beklagten haben CDR und CDRW ohne eine solche Lizenz hergestellt und vertrieben. Sie haben eingewandt, die von Philips geforderten Lizenzgebühren seien überhöht und außerdem diskriminierend, weil andere Unternehmen günstigere Konditionen erhalten hätten. Philips missbrauche auf diese Weise seine marktbeherrschende Stellung.

Der BGH steht auf dem Standpunkt, dass die Lizenzierungspraxis eines marktbeherrschenden Patentinhabers der kartellrechtlichen Missbrauchskontrolle unterliegt. Der Patentinhaber darf ein Unternehmen, das einen Lizenzvertrag abschließen will, um auf einem von der Benutzung des Patents abhängigen Markt Produkte anbieten zu können, nicht dadurch diskriminieren, dass er von diesem Unternehmen ohne sachlichen Grund höhere Lizenzgebühren als von anderen fordert.

Verstößt der Patentinhaber gegen dieses Diskriminierungsverbot, ist ihm die Durchsetzung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs verwehrt. Die Klage aus dem Patent stellt dann ebenso wie zuvor die Weigerung, den angebotenen Lizenzvertrag abzuschließen, einen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung dar.

Die rechtswidrige Ablehnung des dem Patentinhaber angebotenen Lizenzvertrags gibt dem diskriminierten Unternehmen allerdings nicht das Recht, die Erfindung bis auf weiteres ohne Gegenleistung zu benutzen. Soll bereits patentgemäß produziert werden, ohne den eigenen Anspruch auf Abschluss eines Lizenzvertrags mit einer eigenen Klage durchgesetzt zu haben, muss sich das diskriminierte Unternehmen so behandeln lassen, als habe der Patentinhaber sein Vertragsangebot bereits angenommen.

Dies bedeutet, dass in regelmäßigen Abständen über die Benutzung des Patents abgerechnet und die sich aus der Abrechnung ergebenden Lizenzgebühren an den Patentinhaber gezahlt oder zu dessen Gunsten hinterlegt werden müssen.

Andernfalls kann der Patentinhaber die Patentverletzung gerichtlich untersagen lassen. Ist das lizenzsuchende Unternehmen nicht bereit, die Gegenleistung zu erbringen, zu der es nach einem nicht diskriminierenden Lizenzvertrag verpflichtet ist, handelt der Patentinhaber nicht missbräuchlich, wenn er seinen Unterlassungsanspruch aus dem Patent verfolgt. Ist aber ein ausreichender Betrag hinterlegt, genügt für die Abweisung der Patentverletzungsklage die Feststellung des Gerichts, dass der Patentinhaber zur Annahme des Lizenzvertragsangebots und zur Bestimmung der Lizenzgebühr nach billigem Ermessen verpflichtet ist. Hierfür muss das Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages aber unbedingt ausgesprochen worden sein.

Quelle: Pressemitteilung BGH.

[Update: 23. Juli 2009.]

Der U.S. Supreme Court hat die Revision der U.S. Federal Trade Commission (FTC) gegen die Entscheidung des Berufungsgerichts (District of Columbia Court of Appeals) im Verfahren Rambus nicht zur Enscheidung angenommen. Im vergangenen Jahr hatte der D.C. Cir. entschieden, dass die FTC nicht nachgewiesen habe, dass Rambus durch sein Verhalten in einer Standardisierungs-Organisation gegen Kartellrecht verstossen hat.

Rambus war dieser Organisation (JEDEC) im Jahr 1992 beigetreten und dort Mitglied eines Kommittees, das einen neuen Technologiesstandard entwickelte. Dieser Standard wurde schliesslich der offizielle Standard der JEDEC für Synchronous Dynamic Random Access Memory (SDRAM).

Ein frühe Fassung des Standards enthielt zwei der vier Technologien, über die Rambus im betroffenen Technologiebereich später Patentschutz geltend machte. Ein spätere Version (DDR SDRAM) beinhaltete alle vier dieser Technologien.

Im Jahr 1996 trat Rambus aus der JEDEC aus, und zwar etwa zu derselben Zeit, als die erste Version des SDRAM-Standards im Kommittee der JEDEC beschlossen wurde.  JEDEC segnete die spätere Version im Jahr 1999 ab. Zu diesem Zeitpunkt bemühte sich Rambus bereits um Lizenzen für Patente in Bezug auf den standardisierten Chip.

Die FTC nahm ihre Ermittlungen gegen Rambus im Jahr 2002 auf. Der Kern des kartellrechtlichen Vorwurfs (gestützt auf Section 2 Sherman Act, dem US-amerikanischen Pendant zu Artikel 82 EG) war, dass Rambus seine patentrechtliche Position der Standardisierungs-Organisation gegenüber nicht offengelegt habe, seine Monopolstellung also mit unredlichen Mitteln erschlichen habe (“monopolization”).

Quellen: Bloomberg und Reuters vom 23. Februar 2009.

PS 9. Dezember 2009 – EU-Update.