Einwand der Zwangslizenz im Streit um Patentverletzung

Ein Beispiel zur Anwendung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes nach BGH in Orange Book im einstweiligen Rechtsschutz zu § 139 PatG (OLG Düsseldorf, 2. Zivilsenat, Urteil vom 22. Juli 2010 (I-2 U 36/10)):

Verfügungspatent

Die Verfügungsklägerin ist Inhaberin eines europäischen Patents über kaltverlegbares Fugenband zur Verwendung im Straßenbau. Sie hatte es der Verfügungsbeklagten im Jahr 1997 erlaubt, das Patent durch Verkauf ihres Produktes unter eigenem Warenzeichen unentgeltlich mitzubenutzen. 2009 kündigt die Verfügungsbeklagte die Markteinführung eines eigenen Produktes in abweichender Ausführungsform an.

LG Düsseldorf

Die Verfügungsklägerin beantragte beim LG Düsseldorf die Untersagung der Herstellung und des Inverkehrbringens. Sie unterlag, weil die Ausführungsform der Verfügungsbeklagten nach Auffassung des Landgerichts von der technischen Lehre des Patents keinen Gebrauch mache. 

Dagegen erhob die Verfügungsklägerin Berufung. Das LG habe die technische Lehre des Patents verkannt. Die Verfügungsbeklagte verteidigte sich unter anderem mit dem kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand.  

OLG Düsseldorf

Das Oberlandesgericht schloss sich der Ansicht der Verfügungsklägerin zum Schutzumfang des Patents an und bejahte ein Gebrauchmachen von der technischen Lehre des Verfügungspatents. Das Gericht musste daher zum Einwand der Zwangslizenz Stellung nehmen.

Einwand verspätet

Die dem Einwand zugrundeliegenden Tatsachen seien in der Berufung erstmals vorgebracht. Marktabgrenzung und Marktbeherrschung seien streitig. Die Parteien “kennen sich und den Markt”. Es sei auch unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Eilverfahrens nachlässig, die fraglichen Tatsachen erst in zweiter Instanz vorzubringen.

Und unbegründet

Das OLG fasst zunächst die Position des BGH in Orange Book zusammen (Tz. 51). Der aus einem Patent in Anspruch genommene Beklagte könne gegenüber dem Unterlassungsbegehren des klagenden Patentinhabers einwenden, dieser missbrauche eine marktbeherrschende Stellung, wenn er sich weigere, mit dem Beklagten einen Patenlizenzvertrag zu nicht diskriminierenden und nicht behindernden Bedingungen abzuschließen.

Dafür bestünden aber zwei Voraussetzungen:

Zum einen ein annahmefähiges unbedingtes Vertragsangebot durch den Beklagten, ausreichend konkret und aufgrund seiner Regelungsdichte verhandlungsfähig.

Zum anderen

… muss der Lizenzsucher, wenn es bereits zu Benutzungshandlungen gekommen ist, seinen vertraglichen Pflichten “vorgreifen” und sich so verhalten, als ob der Patentinhaber sein Angebot bereits angenommen hätte. In diesem Fall wäre er nicht nur berechtigt, den Gegenstand des Patents zu nutzen. Er wäre auch verpflichtet, über die Benutzung regelmäßig abzurechnen und an den Patentinhaber die sich aus der Abrechnung ergebenden Lizenzgebühren zu bezahlen oder diese jedenfalls zu hinterlegen. Der Höhe nach sind die Lizenzgebühr und damit auch die Leistungspflicht des Lizenzsuchers auf denjenigen Betrag begrenzt, der sich aus den Bedingungen eines kartellrechtlich unbedenklichen Vertrages ergibt. Dass dieser Betrag auch für den Lizenzsucher nicht ohne weiteres feststellbar ist, belastet ihn nicht unbillig, denn ihn trifft für die Voraussetzungen des Lizenzierungsanspruchs grundsätzlich ohnehin die Darlegungs- und Beweislast. Lehnt der Patentinhaber es ab, die Lizenzgebühr zu beziffern, ist dem Lizenzsucher zwar das Recht zuzubilligen, das Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages hinsichtlich des Entgelts nicht auf die Vereinbarung eines bestimmten Lizenzgebührensatzes, sondern auf eine vom Patentinhaber nach billigem Ermessen zu bestimmende Lizenzgebühr zu richten. Entsprechend der Regelung in § 11 Abs. 2 UrhWG steht es der Hinterlegung der Lizenzgebühr jedoch nicht entgegen, dass die Höhe des geschuldeten Betrages noch nicht feststeht, d.h. in diesem Fall von der Leistungsbestimmung nach § 315 BGB abhängt. Ist ein jedenfalls ausreichender Betrag hinterlegt, kann sich das Verletzungsgericht, wenn auch die übrigen Voraussetzungen des “Zwangslizenzeinwandes” vorliegen, mit der Feststellung begnügen, dass der Patentinhaber zu Annahme des Lizenzvertragsangebots und zur Bestimmung der Lizenzgebühr nach billigem Ermessen verpflichtet ist

Auf dieser Grundlage wies das OLG den Einwand zurück (ebd.):

Nach den dargelegten Rechtsgrundsätzen wäre es somit erforderlich gewesen, dass die Verfügungsbeklagte zur Abgeltung der eingeräumten Benutzungshandlungen einen in jedem Fall angemessenen Lizenzbetrag wenigstens hinterlegt. Derartiges ist nicht geschehen. Anlässlich der Erörterungen im Verhandlungstermin vom 08.07.2010 hat die Verfügungsbeklagte nicht einmal ihre Bereitschaft hierzu bekundet. 

Quelle: justiz.nrw.de.

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