Wieder “Orange Book”: Patentrecht vs Kartellrecht im Fall Princo

Der U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit hat kürzlich eine Entscheidung zum Patentrecht erlassen, die für US-Kartellrechtler interessant ist, weil sie die Grenze zwischen Patentrecht und Kartellrecht neu zieht, und für Europäer interessant ist, weil sie zeigt, wie man mit Kartellrecht an der Schnittstelle zu IP auch umgehen kann. Nämlich ziemlich ruppig.

Es geht um das sog. Orange Book, ein Patent-Pool von Philips, Sony, Taiyo Yuden und Ricoh, in dem Patente für die Herstellung von CD-R and CD-RW zusammengelegt wurden und auslizenziert werden. Der Standard der Pool-Mitglieder für beschreibbare CDs wurde als Orange Book veröffentlicht. Die Poolmitglieder dürfen potentielle Konkurrenztechnologien außerhalb des Pools nicht auslizenzieren.

Zu den Technologien des Standards gehört eine Vorrichtung zur Bestimmung der Position des Lasers auf der Disc. Es gab dernämlichen zwei, eine analoge (Philips) und eine digitale (Sony). Die Version von Philips war im Standard. Das Sony-Patent wurde zwar in den Pool aufgenommen, war zur Umsetzung des Standards aber nicht wesentlich. Der Pool wurde von Philips verwaltet. Philips hat Dritten die Einlizenzierung bestimmter Patentpakete erlaubt, nicht aber die Lizenzierung einzelner Patente. Ergebnis: Dritte mussten auf die Philips-Technologie zugreifen und konnten nicht auf die Sony-Technologie ausweichen.

Das Unternehmen Princo hatte eine Lizenz, stellte aber die Lizenzzahlung ein, weil Philips seine Patente missbraucht habe. Daraufhin verklagte Philips Princo vor der U.S. International Trade Commission (ITC) wegen Patentverletzung. Die ITC schlug sich zunächst auf die Seite Princos, weil die Bündelung der Patente im Pool per se einen Patentmissbrauch darstelle. Auf die Klage Philips’ entschied der Federal Circuit gegen die ITC (Philips Corp. v. International Trade Commission, 424 F.3d 1179 (Fed. Cir. 2005)). Dadurch fiel das Verfahren wieder bei der ITC an, die in ihrer zweiten Entscheidung das Argument Princos zurückwies, es lege kein Patentmissbrauch vor. Diesmal klagte Princo.

Nächstes Kapitel, der Federal Circuit in Gestalt eines dreiköpfigen Richterpanels stellt sich per Mehrheitsbeschluss vor Philips. Dass das nicht-wesentliche Sony-Patent in den Pool aufgenommen worden sei, stelle keinen Patentmissbrauch dar (Princo Corp. v. International Trade Commission, 2007-1386 (Fed. Cir., April 20, 2009)). Ein Patent sei wesentlich, wenn ein objektiv denkender Hersteller im Zeitpunkt der Lizenz annehmen musste, das Patent sei vernünftigerweise notwendig, um den Standard anwenden zu dürfen. Es sei unschädlich, wenn sich später herausstelle, dass es mit der scheinbaren Wesentlichkeit nicht weit her sei. Insoweit steht das Urteil nach wie vor. Es nimmt Patentinhabern die Beurteilungsrisiken ab, die mit Prognosen über die Wesentlichkeit immer verbunden sind.

Im weiteren Rechtszug ging es um einen anderen Punkt. Der Federal Circuit (Panel) stellte sich auf den Standpunkt, dass das Verbot der Lizenzierung außerhalb des Pools zwischen Philips und Sony einen Patentmissbrauch darstellen könne. Princo hatte vorgetragen, durch dieses Arrangement sei es Dritten unmöglich, ein Produkt herzustellen, das mit nach dem Orange Book-Sandard gefertigten CD-R und CD-RW konkurrieren könne. Das Gericht wies die ITC im Sinne Princos an, die Wettbewerbsbeziehung zwischen den beiden Technologien aufzuklären.

Diesen Punkt hat der Federal Circuit in voller Besetzung jetzt aufgehoben. Ein Patentmissbrauch liege nur bei “patent leverage” vor, bei dem der Patentinhaber sein Patent zur Auferlegung von “overbroad conditions on the use of the patent in suit that are ‘not within the reach of the monopoly granted by the Government’” gebrauche (Princo, 2007-1386 (Fed. Cir., August 30, 2010), slip op. at 24). Das sei hier nicht der Fall. Denn die Tatsache, dass die konkurrierende Technologie Sonys nicht zugänglich war, war keine Bedingung der Benutzung des Patents von Philips.

Das Gericht stellte fest,

“[w]hile proof of an antitrust violation shows that the [patent holder] has committed wrongful conduct having anticompetitive effects, that does not establish misuse of the patent in suit unless the conduct in question restricts the use of that patent and does so in one of the specific ways that have been held to be outside the otherwise broad scope of the patent grant.”

Die Entscheidung wird so verstanden, dass ein Patentmissbrauch vorliegen kann, ohne dass gegen Kartellrecht verstoßen wurde, und dass ein Kartellrechtsverstoß vorliegen kann, ohne dass gegen Patentrecht verstoßen wurde. Dabei liegt ein Patentmissbrauch nur vor, wenn der Patentinhaber sein Patent dazu benutzt, um seine Position über den Schutzgegenstand hinaus geltend zu machen, den ihm das Patent zuweist. Damit wird der Argumentationsspielraum von Patentverletzern in Patentverletzungsklagen eingeschränkt. Der Verletzer mag eine valide kartellrechtliche Verteidigungslinie haben, kann sie vor der ITC aber nicht vortragen, weil die ITC – hier die “punch line” – für kartellrechtliche Fragen keine Zuständigkeit hat.

Dieser Post stützt sich auf eine Aufarbeitung aus der Feder meiner US-Kollegen Adamo, Fischer, Maiorana und Oliver, denen ich hiermit herzlich danke.

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