BGH und "Orange Book" – Zwangslizenz (II.)

Am 6. Mai 2009 hat der Kartellsenat des BGH im Verfahren Orange-Book-Standard (KZR 39/06) über einen Zwangslizenzeinwand im Patentprozess entschieden. Mittlerweile liegt der Text des Urteils vor. Er ist auf der Website des BGH abrufbar.

Seit BGHZ 160, 67 – Standard-Spundfass steht im Grundsatz fest, dass einem Schadensersatzanspruch des Patentinhabers ein Anspruch auf Lizenzerteilung einredehalber entgegengehalten werden kann. In Orange-Book-Standard hat der BGH entschieden, dass ein kartellrechtlicher Anspruch auf Lizenzerteilung (§ 33 Abs. 1 GWB i.V.m. Art. 82 EG bzw. §§ 19, 20 GWB) auch dem Unterlassungsanspruch aus § 139 Abs. 1 PatG entgegengehalten werden kann.

Der Kartellsenat nimmt auf Grundlage von § 242 BGB an, dass der Patentinhaber den Hersteller nicht auf Unterlassung in Anspruch nehmen kann, wenn er mit dem Unterlassungsbegehren etwas einfordert, was er sogleich (d.h. im Wege der Lizenzerteilung) wieder zurückzugewähren hätte. Dolo petit, qui petit quod statim redditurus est.

Zwei Passagen des Urteils verdienen im vollen Wortlaut besondere Beachtung. Tz 33:

Das annahmefähige unbedingte Vertragsangebot reicht jedoch nicht aus, um den ‘Zwangslizenzeinwand’ gegenüber dem Unterlassungsbegehren des Patentinhabers durchgreifen zu lassen. Die Einräumung einer jeden Lizenz wirkt grundsätzlich nur in die Zukunft … Erst wenn ihm die Lizenz erteilt ist, ist der Lizenznehmer berechtigt, den Gegenstand des Lizenzvertrages zu benutzen; zugleich entsteht mit jedem Benutzungstatbestand (sofern und soweit keine benutzungsunabhängige Gegenleistung vereinbart ist) der Anspruch des Lizenzgebers auf die vertragliche Gegenleistung, typischerweise – wie auch im Streitfall – in Gestalt einer Stück- oder umsatzbezogenen Lizenzgebühr.

Der Lizenzsucher, der im Vorgriff auf die ihm zu erteilende Lizenz die Benutzung des Klagepatents aufnimmt, darf nicht nur seinen vertraglichen Rechten, sondern muss auch seinen vertraglichen Pflichten ‘vorgreifen’.

Er kann dem Unterlassungsbegehren nur dann den dolo-petit-Einwand entgegenhalten, wenn er dem Patentinhaber nicht nur ein Angebot gemacht hat, das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, sondern sich auch so verhält, als ob der Patentinhaber sein Angebot bereits angenommen hätte. In diesem Fall wäre er nicht nur berechtigt, den Gegenstand des Patents zu benutzen, sondern insbesondere auch verpflichtet, über die Benutzung regelmäßig abzurechnen und an den Patentinhaber die sich aus der Abrechnung ergebenden Lizenzgebühren zu zahlen. Auf der anderen Seite handelt der Patentinhaber weder missbräuchlich noch treuwidrig, wenn er Ansprüche aus dem Patent gegenüber demjenigen geltend macht, der zwar die Benutzungsbefugnis eines Lizenznehmers für sich in Anspruch nimmt, aber die Gegenleistung nicht erbringt, die der Lizenznehmer nach einem nicht diskriminierenden oder behindernden Lizenzvertrag zu erbringen verpflichtet wäre.

Tz. 39:

Wenn der Lizenzsucher die Lizenzgebührenforderung des Patentinhabers für missbräuchlich überhöht hält oder der Patentinhaber es ablehnt, die Lizenzgebühr zu beziffern, etwa weil er sich für berechtigt hält, die Lizenzierung des Klagepatents in jedem Fall zu verweigern, ist dem Lizenzsucher allerdings das Recht zuzubilligen, das Angebot zum Abschluss eines Lizenzvertrages hinsichtlich des Entgelts nicht auf die Vereinbarung eines bestimmten Lizenzgebührensatzes, sondern auf eine vom Patentinhaber nach billigem Ermessen zu bestimmende Lizenzgebühr zu richten.

Andernfalls könnte die Hinterlegung eines höheren als des vom Lizenzsucher selbst für angemessen gehaltenen Betrages seine Verurteilung nicht hindern, wenn sie nicht von einem Lizenzangebot in gleicher Höhe begleitet wäre.

Ein ‘sicherheitshalber’ erhöhtes Angebot würde dem Patentinhaber indessen die Möglichkeit verschaffen, sich durch Annahme dieses Angebots gegebenenfalls auch eine überhöhte Lizenzgebühr zu sichern. Dies wäre nicht nur unbillig, sondern belastete den Patentverletzungsprozess auch in einem vermeidbaren Umfang mit der Aufgabe, die genaue Höhe einer nicht behindernden oder diskriminierenden Lizenzgebühr festzustellen. Denn der Lizenzsucher wird eher bereit sein, eine höhere, über dem aus seiner Sicht kartellrechtlich angemessenen Betrag liegende Summe zu hinterlegen, wenn ihm der – grundsätzlich weiterhin zu seiner Darlegungs- und Beweislast stehende – Einwand nicht abgeschnitten ist, eine Bestimmung der Lizenzgebühr durch den Patentinhaber in dieser Höhe sei unbillig. Der Patentinhaber bleibt auf der anderen Seite bei der Bestimmung der Lizenzgebühr vollständig frei; seine Bestimmung ist nur dann unbillig, wenn sie sich nicht an die ihm kartellrechtlich ohnehin gesetzten Schranken hält und den Lizenznehmer unbillig behindert oder gegenüber anderen Lizenznehmern diskriminiert.

Worum geht es?

Das Urteil betraf ein Patent von Philips zur Verbesserung des Auslesens der Daten einer (wieder-)beschreibbaren CD. Die technischen Spezifikationen, die einzuhalten sind, damit eine beschreibbare CD von einem CD-Player beschrieben und gelesen werden kann, legt der sog. “Orange Book Standard” fest. Im “Orange Book” haben Sony und Philips im Jahr 1990 die Beschreibungstechniken für magneto-optische Medien und CDs für kleine Auflagen definiert.

Bei der Gestaltung eigener Produkte wird im Markt das Regelwerk von Philips wie eine Norm betrachtet. Will ein Unternehmen beschreibbare CDs herstellen und vertreiben, muss es diesen Standard erfüllen und eine Lizenz erwerben. In diesem Sinn war das Klagepatent ein Grundlagenpatent. Schutzrechte, die wegen der normähnlichen Rahmenbedingungen einlizensiert werden müssen, um eigene Produkte überhaupt herstellen und vertreiben zu können, stellen einen eigenen Markt dar. Diesen Markt beherrscht Philips.

Laut BGH ist die Lizenzgebühr zu hinterlegen: Zahlung an die Hinterlegungsstelle am zuständigen Amtsgericht am Wohnsitz des Schuldners. Besteht Dissens über die Höhe der Lizenzgebühr oder nimmt der Patentinhaber nicht zu ihrer Höhe Stellung, kann der Lizenzsucher das Angebot auf eine vom Patentinhaber nach billigem Ermessen zu bestimmende Lizenzgebühr richten. Jedoch ist auch in diesem Fall die Hinterlegung einer bestimmten Summe erforderlich.

Eine Reihe von Fragen ist weiterhin offen, zum Beispiel:

• Hier stand ein Patent in Frage, dass außerhalb eines Industriestandards vergeben wurde. Was gilt für die Lizenzvergabe durch Standardisierungsgremien?
• Gelten die Grundsätze des Urteils auch dann, wenn der Patentinhaber seine Technologie nicht auslizensiert, sondern nur zur Herstellung eigener Produkte verwendet?
• Wie ist zu verfahren, wenn nach dem Angebot des Lizenzsuchers (das unbedingt ausgesprochen werden muss) festgestellt wird, dass er das Patent nicht verletzt hat? Besteht eine gesetzliche oder vertragliche Kündigungsmöglichkeit?
• Wann muss der Lizenzsucher sein Angebot aussprechen? Bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung?
• Welche Bedingungen muss das Lizenzangebot enthalten? Klar ist nur, dass der Patentinhaber das Angebot nicht ablehnen kann, wenn das Angebot mit FRAND-Bedingungen ausgesprochen wird, dass er es aber ohne weiteres ablehnen kann, wenn das Angebot bedingt ist.

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